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Protección de los derechos de las marcas de las fábricas
Lic. Jacqueline Dhimes
Dhimes & Marra / Abogados

El Artículo 70 de la Ley 20-00 define como Marca, “cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”.

Por su parte, el Articulo 72.a establece que las marcas pueden consistir en palabras, denominaciones de fantasía, letras, números, figuras, etiquetas, etc. y, en la forma de presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. El derecho de uso exclusivo de una Marca de Fábrica bajo la Ley se adquiere mediante su registro (Art. 71.1).

El Articulo 86 de la Ley, establece que el titular de la Marca registrada, puede actuar contra cualquier tercero, que atente contra sus derechos al:

“a) Aplicar, adherir, fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico O SEMEJANTE a la marca registrada sobre productos para los cuales la marca se ha registrado o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca o que de otro modo puedan vincularse a esos servicios”.

“e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro”.

“f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada cuando tal uso pudiese inducir al publico a error o confusión o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca”.

Similitud Confusionista. De conformidad con lo establecido en la letra “f” antes transcrita, deben reunirse las siguientes condiciones para que exista una violación a los derechos sobre las Marcas conferidos por sus registros:

1.- Que el Signo sea usado en el comercio;
2.- Que se trate de un signo idéntico o similar a la marca registrada;
3.- Que el uso de ese signo pueda inducir al Publico a error o confusión o;
4.- Que el uso de ese signo pueda causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

• Que el Signo sea usado en el comercio:
El Articulo 86 de la Ley 20, enuncia los actos que tipifican el uso de un signo en el comercio:
i) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, distribuir productos o servicios con el signo;
ii) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo;
iii) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones escritas u orales.

Aquí hay que destacar que solo el uso comercial, y no el mero registro puede producir confusiones en el público.

• Que se trate de un Signo idéntico o similar a la Marca Registrada.
Los registros de marcas confieren a su titular el derecho de oponerse al registro y uso de signos idénticos, pero además, en determinadas circunstancias al registro y uso de signos similares.

La cuestión determinante y, siempre subjetiva, (es decir que se trata de un asunto de opinión personal, interpretativo y por tanto cambiante, depende de la voluntad del sujeto que evalúa si es idéntico, similar, parecido, etc. Es decir que la mayor problemática es el “Subjetivimismo Jurídico” que se basa en la voluntad del sujeto en establecer la similaridad o parecido de los Signos Distintivos que se evalúan).

Para la evaluación o cotejo de las marcas a fin de determinar si existe o no similitud confusionista se examinan las características de la marca, tal como han sido registradas, en razón de que la protección de la marca se presta a los signos tal y como han sido solicitados y concedidos.

En virtud del antes indicado carácter subjetivo del asunto, no existe una fórmula exacta que nos permita precisar cómo apreciar la similitud de las marcas. Sin embargo, existen algunos elementos para establecer si se configura una “confusión marcaria” es decir, que la similitud confunde al comprador que un producto convencido de que está comprando el producto imitado, lo cual no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor, que compra lo que en realidad no quería comprar.

La confusión puede ser directa que es cuando adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro o, indirecta cuando cree que el producto que desea tiene un origen o un fabricante determinado, o que se producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó.

Sin embargo la Ley y la Jurisprudencia Internacional con el transcurso del tiempo han establecido elementos que permiten diferenciar y configurar cuándo estamos ante una confusión marcaria o no, el cual es el elemento esencial de toda acción tendente al cese del uso de la Marca que es la Similitud por sus efectos confusionistas en el público consumidor. Estos son los siguientes:

• Cotejo o Comparación en todos los campos:
Grafico, fonético e ideológico.
Para determinar si existe o no similitud confusionista, se evalúa el campo grafico, fonético e ideológico. La comparación debe ser realizada en esos tres campos en que la similitud se pueda manifestar. Basta con que exista posibilidad de confusión en cualquiera de esos campos, para que el nuevo registro no sea admitido.

Existen marcas verbales y graficas. Las verbales se constituyen por letras o sonidos. Algunas son además de fonéticas gráficas porque en su aspecto gráfico presentan las características de ser percibidas por la vista, además de su aspecto fonético. Como las marcas se registran en forma gráfica, y así aparecen al momento de la compra, el cotejo debe hacerse tomando en cuenta ambos aspectos.

Generalmente se ha aceptado que basta la posibilidad de confusión fonética de las marcas para que una oposición prospere. Desde el punto de vista fonético se toman en cuenta las vocales, su orden porque su colocación en el mismo orden puede ser factor de confusión..

En lo que se refiere a las marcas mixtas (graficas y verbales), la jurisprudencia internacional es variable y algunos fallos dicen que lo predominante es el aspecto grafico y otras que es el verbal. Generalmente, se le concede una mayor importancia al elemento verbal, sobretodo porque el mismo tiene un papel relevante a la hora de solicitar el producto.

La oposición a una marca mixta por el titular de una marca verbal o aun mixta cuyo elemento verbal haya sido imitado tiene posibilidades de éxito, significativamente mayores que las del titular de una marca exclusivamente grafica (pág 64).

Otros elementos que se evalúan para determinar si existe similitud confusionista son:

Comparación conjunta, sucesiva y pre – reflexiva.
Al realizar el cotejo o comparación las marcas, las mismas deben ser consideradas en su integridad y no desmembrarlas en partes, no importa que consista en varias palabras o en una sola, no pueden dividir los componentes de la palabra sino, considerarla en su conjunto.

En las marcas mixtas, a veces domina el elemento figurativo, en otras el verbal, pero en todo caso, es la semejanza de conjunto lo que debe atenderse. Como excepción a esta regla en ocasiones los elementos que conforman el conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos, asume un papel preponderante y concita toda la atención que debe merecer el sigo concreto. En estos casos excepcionales es el elemento protagónico el que debe ser confrontado. En este caso el razonamiento es que el consumidor se confundiría en atención al elemento preponderante o decisivo de una manera compleja.

En adición las marcas, al compararlas, no deben yuxtaponerse, sino evaluarse sucesivamente, y cuestionándose si la impresión producida por la primera recuerda la impresión dejada por la otra, para una memoria promedio. ( Esto es lo que se conoce como comparación sucesiva). En adición debe ser una apreciación espontánea, desprevenida, por que esta es la actitud usual de los consumidores ante los productos.

Evaluación de Conjunto.
Al realizar la evaluación o comparación debe atribuirse más importancia o énfasis a las semejanzas de conjunto que a las diferencias de detalles. No es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad, sino una similitud susceptible de provocar confusión, basta una sola causa de confusión para que la existencia de marca quede vedada.

• Que el uso de ese signo pueda inducir al Publico a error o confusión o;
Es importante que el parecido o similitud de los Signos pueda crear un estado de incertidumbre en el público y confundir al público consumidor, es decir que la confundibilidad resulte clara para el público consumidor.

Este es uno de los parámetros mas utilizados al evaluar la posibilidad de coexistencia o no de dos marcas similares, o si existe o no similitud confusionista. Se entiende que existe confusión de los signos que individualizan comercialmente al producto, si estos inducen al consumidor a caer en error en cuanto a su origen, propiedades, técnicas de colaboración u otras características.

El otro aspecto a evaluar o determinar es el publico relevante a efectos del cotejo o análisis de la similitud de las Marcas. Los aspectos que se toman en cuenta son la cultura o preparación del consumidor y la atención prestada.

La mayoría de los cotejos de marcas se hacen tomando en consideración al público promedio. Si se trata de un producto dirigido al público general, se entiende que el consumidor relevante es “el consumidor promedio” de “cultura y preparación promedio” que pone en la compra la “atención promedio”. Existen disposiciones jurisprudenciales en el Derecho Comparado, en las cuales se ha establecido que cuando se trata de productos de consumo masivo, se debe presumir que el comprador de artículos comunes no se detiene en exámenes minuciosos.

Otra corriente, entiende que el consumidor relevante para fines del cotejo no es necesariamente el promedio, sino el que en definitiva compra la mercancía, sin importar si esta clientela esta o no conformada por “consumidores promedio”

• Que el uso de ese Signo pueda causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca NOTORIA.

En esto es necesario analizar el concepto, efectos y alcance de MARCA NOTORIA ya que las mismas gozan de una mayor protección, y en lo que se refiere al análisis objetivo del signo se impone la aplicación de un criterio riguroso para admitir el uso de esos productos. Se trata de evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y evitar que se induzca a error a los consumidores, en cuanto al origen de los productos.

La Ley establece como causa de prohibición de registro, cuando se trate de la reproducción de una marca o nombre que sea notoriamente conocido en el país. Resulta imprescindible establecer en primer lugar si la Marca responde a las características que nuestra legislación exige para que un signo, marca o nombre, pueda ser considerado como “notorio”;

Que en este tenor recurrimos a lo estipulado por la Ley No. 20-00, en su artículo 70, literal j), que define el “signo notoriamente conocido” como aquel “conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales del país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o hecho por el cual se haya hecho conocido”;

Las marcas notorias son aquellas que han alcanzado un grado superior de aceptación, siendo las mismas conocidas por una gran fracción del público o por el conjunto de la población. Asimismo, para considerar una marca como notorio deben evaluarse Cuatro elementos:

1) antigüedad de la marca;
2) un empleo extendido de la misma, esto es que haya sido empleada desde sus inicios;
3) un esfuerzo publicitario importante, esto es, que debido a las estrategias de mercadeo y publicidad desarrolladas por el Titular de la marca el consumidor esté conciente de su existencia y de sus cualidades;
4) que gocen de una reputación de que el producto o actividad que representan son de alta calidad o de calidad suficiente para satisfacer al consumidor, es decir, que hayan mantenido su calidad a lo largo de los años permitiendo al consumidor sentirse satisfecho con los productos o servicios que la marca o nombre represente permitiendo recomendarla y recomprarla;

Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente reconocida, apunta la doctrina que “… (se) tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad adquirida como consecuencia de la promoción de dicha marca. La notoriedad se mide con relación a un territorio determinado, que no tiene que ser todo el orbe” (Orlando Jorge Mera, Derechos Intelectuales en la República Dominicana);

Para poder comprender el alcance y la profundidad de la protección otorgada por la legislación a los nombres y marcas notorios, es indispensable un análisis detallado de las reglas especiales que para dichos casos se encuentran establecidas tanto en la Ley dominicana como en los tratados internacionales de los cuales es nuestro país signatario.

La Ley No. 20-00 en su artículo 74 protege aquellos nombres o marcas que sean notoriamente conocidos, prohibiendo el registro de nombres o marcas iguales o similares, bien cuando se trate de un signo distintivo utilizado para identificar productos o servicios iguales a los realizados por el Titular del nombre ya existente, o bien cuando se trate de productos o servicios diferentes, cuando el uso de este nuevo nombre tenga como consecuencia:

1) Que los bienes identificados por el nombre que se pretende registrar sean susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca, nombre o emblema ya existente distingue;
2) Cuando pudiese crearse confusión en el consumidor;
3) Cuando exista un riesgo de asociación con el tercero propietario del nombre;
4) Cuando tenga lugar un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo;
5) Que se produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del nombre, marca o emblema de que se trata.

Por otra parte, en este mismo sentido, la Convención de París sobre Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883, del cual la República Dominicana es signataria desde el 1912, establece en su artículo 6-Bis:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de la marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación, traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares” (Subrayado y negritas añadidas por Dhimes & Marra);

| Que no obstante lo establecido de manera expresa en el Artículo referido ut-supra, los Juristas Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra “Derecho de Marcas”, Tomo II, establecen que: “el texto del Artículo 6-Bis es tímido, parece dirigido sólo a evitar la piratería de las marcas notorias, y ello sólo con relación a productos o servicios para los que son notorios. Este no es en absoluto el espíritu que debe presidir en materia de protección suplementaria de las marcas notorias. En el registro y utilización de estas marcas en clases distintas lo que cabe es reprimir la conducta parasitaria de aprovechamiento del prestigio ajeno, y el potencial envilecimiento de la marca, teniendo en cuenta que ambos elementos (prestigio y reputación) se hayan presentes en las marcas notorias más que en la generalidad de las marcas” (Subrayado y negritas añadido por Dhimes & Marra).

Este criterio fue estudiado y discutido por diversos juristas y organismos internacionales de protección a la propiedad industrial bajo el entendido de que el Articulo 6-Bis podía dar lugar a interpretaciones acomodadas por parte de personas interesadas en aprovecharse del prestigio y reputación de los nombres y marcas notoriamente conocidos. Es por esto que el alcance del Artículo 6-Bis anteriormente analizado se ha extendido, convirtiéndose en un arma poderosa para impedir la reproducción de las marcas o nombres notorios. En tal sentido, el Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP´s por sus siglas en inglés) del cual la República Dominicana es signataria desde el 9 de Marzo del 1995, viene a complementar las disposiciones del Artículo 6Bis al establecer lo siguiente:

“El artículo 6-Bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

Cabe destacar que la Resolución Conjunta de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) otorgan a las marcas o nombres notoriamente conocidos, una protección incrementada contra el uso no autorizado de las mismas, estableciendo una excepción a la regla de especialidad de la Marca, y permitiendo la oposición al registro del Nombre, aún cuando se utilice para identificar bienes y servicios distintos de aquellos que identifica la Marca que se quiere proteger.

Que el espíritu de la prohibición de registro de un signo distintivo cuando el mismo sea igual o parecido a otro que haya alcanzado el estatus de notorio, es evitar que exista entre los nombres una “similitud confusionista”, es decir, que exista una similitud tal entre los nombres que pueda dar lugar a la confusión en el consumidor respecto de los productos o bienes que estos nombres identifican o bien sobre la identidad del propietario del mismo;

Esta prohibición establecida por la Ley, cuando pudiese tener lugar una confusión con otra Marca preexistente, tiende pues a evitar que se instale en el público consumidor un estado de incertidumbre derivado de la “similitud confusionista” entre estos nombres o marcas. Así la Corte de Apelación Argentina en Sentencia del 10 de Noviembre del 1981 estableció: “Basta una Similitud Confusionista, que es lo que la Ley contempla y no se requiere una perfecta identidad” (Subrayado y negritas añadidas).

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, en su obra “Derecho de Marcas Tomo II”, establecen que: “Según las actuales modalidades de producción y la tendencia a la diversificación de las actividades de los grandes grupos empresarios, es dable esperar de algunos de ellos que fabriquen casi cualquier cosa, es decir que quien ve lámparas “General Electric” y turbinas de avión de la misma marca, puede fácilmente pensar que tienen el mismo origen. La difusión del uso de la marca conduce razonablemente al consumidor a tal conclusión”.

En adición a lo antes expuesto, se hace necesario puntualizar que los nombres o marcas notorias se encuentran protegidos contra la llamada Dilución o disminución del nombre comercial, o lo que es lo mismo, contra su uso en mercaderías o servicios distintos y no vinculados con los que normalmente identifica el nombre o marca notoria, actuando de forma parasitaria y aprovechándose la nueva marca o el nuevo nombre de los esfuerzos económicos y publicitarios realizados por el nombre precedente. En el caso que nos ocupa, el Titular protege su nombre o su marca de la confusión, del perjuicio al renombre, de la dilución y del aprovechamiento de su reputación.

Por otra parte, es conveniente recalcar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial- del cual es signataria la República Dominicana- obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra ya notoriamente conocida en ese país. La protección de éstas marcas resulta del hecho de su notoriedad, lo cual se considera justificado en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva;

En adición, sin perjuicio de lo establecido en el Convenio de París, en el tercer párrafo del Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC por sus siglas en español), los países Miembros de la OMC (incluyendo a la República Dominicana), acordaron aplicar mutatis mutandis lo dispuesto en el Artículo 6 bis del Convenio de París “…a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada...”, de donde se puede advertir que las citadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, complementan lo establecido en el Convenio de París respecto a las marcas notorias, subsanando las posibles ambigüedades contenidas en el Convenio de París, constituyéndose en el instrumento internacional de mayor precisión y fuerza para la protección de los signos distintivos notorios o de reconocimiento excepcional.

La marca notoria es la que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexa una reputación importante. La notoriedad se puede medir respecto a un territorio determinado, una marca puede ser notoria sin ser celebre o mundialmente notoria.

Los elementos de prestigio y reputación se hallan presentes más en las marcas notorias que en la generalidad de las marcas, y por tanto gozan de mayor protección.

 
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